實用新型審查趨勢：打擊低質(zhì)量申請，同日申請專利政策調(diào)整

　　一、實用新型審查趨嚴的背景

　　1.政策背景

　　2018年11月5日，首屆中國國際進口博覽會，(中國將在以下幾方面加大推進力度：中國將保護外資企業(yè)合法權益，堅決依法懲處侵犯外商合法權益特別是侵犯知識產(chǎn)權行為，提高知識產(chǎn)權審查質(zhì)量和審查效率，引入懲罰性賠償制度，顯著提高違法成本。)11月8日，國家知識產(chǎn)權局專利局實用新型審查部舉辦“履行審查職責、促進質(zhì)效提升”學術研究交流會。

　　2018年12月24日，《專利法》第四次修訂草案在人大常委會審議，修法重點加強知識產(chǎn)權保護，健全侵權懲罰性賠償制度，大幅提高侵權違法成本，對未經(jīng)實質(zhì)審查的實用新型專利質(zhì)量提出了客觀需求。

　　2019.3.1，《專利代理條例》，促進專利代理行業(yè)健康發(fā)展，強化監(jiān)管，提升專利質(zhì)量和運用水平。

　　2019.5.1，《專利代理管理辦法》，強化對專利代理機構和專利代理師的責任監(jiān)管。

　　2019.5，專利代理行業(yè)“藍天”專項整治行動，為期兩年的對專利代理行業(yè)的違法違規(guī)行為集中整治。

　　2.經(jīng)濟背景

　　中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，速度--從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，結構--經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化升級，動力--從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向服務業(yè)發(fā)展及創(chuàng)新驅(qū)動。

　　專利作為一項重要的經(jīng)濟指標，其發(fā)展趨勢也需要與宏觀經(jīng)濟發(fā)展保持一致，從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

　　經(jīng)濟新常態(tài)對專利申請端、審查端、應用端、保護端都提出了更高的要求，審查端作為專利授權的總閘門也需要作出相應調(diào)整。

　　3.數(shù)量背景

　　2009-2018年，申請量30萬-200萬，授權量20萬-154萬。2019年上半年，新型申請101萬件(-1.9%)，授權74.7萬件(+1.1%)，周期6.2個月;授權率75%左右。

　　2016起開始控制授權數(shù)量，2016-2019年，授權率從90%逐步下降到75%。

　　中國的專利申請量連續(xù)多年位居世界第一，甚至超過美國、日本、德國、韓國等主要國家的專利申請量的總和。專利數(shù)量與國家的科技實力嚴重不匹配。中國實用新型占全世界95%以上，日本、德國實用新型數(shù)量減少。

　　數(shù)量階段任務已經(jīng)完成，需要通過優(yōu)勝劣汰進入質(zhì)量發(fā)展階段。

　　4.審查背景

　　2016年底，專利質(zhì)量提升工程實施方案

　　專利審查提升質(zhì)量，把好審查端，避免不當授權，提供權利穩(wěn)定可期的專利權。

　　專利審查雙向傳導作用，向前促進科技創(chuàng)新水平，向后有利于專利市場價值發(fā)現(xiàn)。

　　國知局專利提質(zhì)增效工程

　　壓縮審查周期(發(fā)明)為核心，穩(wěn)步提升審查質(zhì)量為重點，以促進高質(zhì)量申請、運用和保護。專利申請的穩(wěn)量提質(zhì)，營造良好營商環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境。

　　申請量增長背后，新型審查員隊伍進行了擴充

　　新型審查部、北京中心，2017年起增加河南、天津中心新型審查;

　　審查員100人-800人;

　　審查員在不同審查領域分布不均衡，部分類型的案件周期延長。

　　二、低質(zhì)量專利申請

　　低質(zhì)量專利申請，指那些不是真正意義上的技術創(chuàng)新，或者創(chuàng)新程度極低的申請，這些申請通常不是以獲得專利保護為目的。

　　1.非正常申請-關于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定(2017)(局令第75號)

　　第三條本規(guī)定所稱非正常申請專利的行為是指：

　　(一)同一單位或者個人提交多件內(nèi)容明顯相同的專利申請;

　　(二)同一單位或者個人提交多件明顯抄襲現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的專利申請;

　　(三)同一單位或者個人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或者拼湊的專利申請;

　　(四)同一單位或者個人提交多件實驗數(shù)據(jù)或者技術效果明顯編造的專利申請;

　　(五)同一單位或者個人提交多件利用計算機技術等隨機生成產(chǎn)品形狀、圖案或者色彩的專利申請;

　　(六) 幫助他人提交或者專利代理機構代理提交本條第一項至第五項所述類型的專利申請。

　　2018年，專利申請相關政策專項督查(資助調(diào)整;嚴厲打擊非正常申請)、聯(lián)合懲戒(非正常申請納入失信主體)、代理監(jiān)管(代理機構監(jiān)管和代理師監(jiān)管)、強化簽名代理師責任。

　　2.低質(zhì)量專利申請的目的

　　獎勵資助

　　高新減稅

　　項目成果

　　升學畢業(yè)

　　企業(yè)宣傳

　　招標投標

　　非保護創(chuàng)新目的的低質(zhì)量專利申請，浪費社會資源，無益于經(jīng)濟社會發(fā)展，也有損中國專利的國際形象。

　　國家知識產(chǎn)權局召開新聞發(fā)布會只公布發(fā)明專利申請授權情況，不公布實用新型專利申請量。

　　3.低質(zhì)量專利申請的具體體現(xiàn)

　　相同方案重復遞交(為了湊數(shù)，方案大量拆分)

　　編造技術方案

　　抄襲技術方案

　　拼湊技術方案

　　文字注水(背景技術大篇幅復制、技術效果與技術問題對不上)

　　非正常申請工作組提供的相關低質(zhì)量申請線索，以及初步審查中積累的有關發(fā)明人、申請人、聯(lián)系人(黑名單)線索。

　　申請的主題名稱為生活領域的常見物品名稱。

　　權利要求技術方案極其簡單或保護范圍過大、或者是現(xiàn)有技術的簡單拼湊。

　　說明書中發(fā)明內(nèi)容、具體實施例和權利要求的內(nèi)容基本相同(三位一體)。

　　說明書附圖結構非常簡單或不符合制圖規(guī)范。

　　屬于低質(zhì)量申請相對集中的重點領域，例如IPC分類A(人類生活必需)、B(作業(yè)、運輸)、F(機械工程)部下面的一些小類。

　　短時間內(nèi)集中提交的數(shù)量較大的批量申請，申請主題相近或撰寫方式簡單雷同，例如中小學生、醫(yī)療器械等方面的批量申請等。

　　新型辦發(fā)〔2013〕5號，實用新型審查部關于2013年下半年降低初審合格率的工作辦法(試行)

　　4.低質(zhì)量專利申請的審查

　　保護客體的審查：

　　對涉及軟件程序的申請，只要能判斷其硬件部分系現(xiàn)有技術，所解決的問題是依賴軟件實現(xiàn)的，均不屬于對產(chǎn)品形狀、構造的改進，不符合專利法第2條第3款的規(guī)定。功能性限定模塊。

　　對涉及材料的申請，其發(fā)明點僅僅在于材料本身、或者屬于單純材料的替換，均不屬于對產(chǎn)品形狀、構造的改進，不符合專利法第2條第3款的規(guī)定。

　　對僅涉及表面文字、符號、圖案、色彩的申請(例如建筑平面設計圖)，不考慮其是否解決技術問題，均認定其不是對產(chǎn)品形狀、構造的改進，不符合專利法第2條第3款的規(guī)定。

　　如果技術方案是已知技術的簡單組合并且沒有產(chǎn)生新的技術效果，或僅僅是要素關系變更并且所產(chǎn)生的技術效果與現(xiàn)有技術相同或相似，可以不用對比文件，直接以“明顯不是新的技術方案”為由，認定為不符合專利法第2條第3款的規(guī)定。

　　加強明顯新穎性審查力度。要充分利用機檢推送報告以及其他線索，以明顯新穎性評判為主線，嚴格審查;對涉嫌低質(zhì)量申請的案件，必要時可主動進行明顯新穎性檢索;并且在一通中盡量對全部權利要求進行新穎性評述，力爭發(fā)出一次審意即可駁回。(主題名稱不同，技術方案實質(zhì)相同;技術領域、技術問題、技術方案、預期技術效果幾者中，技術方案相同;方案創(chuàng)造性較低，區(qū)別特征為慣用手段的直接置換)

　　充分發(fā)揮專利法第26條第3款的作用。專利法第26條第3款適用面廣，并且便捷有效，對于框圖類申請、模塊類申請、含有簡單已知電路的生活類申請，以及其他情形的說明書未充分公開的低質(zhì)量申請，可適當運用專利法第26條第3款進行審查。(記載的組件、結構、連接關系不清楚;方案拆分為多個專利，導致多個專利技術手段均含糊不清)

　　加強對權利要求保護范圍清楚的審查。注意做到對權利要求的全面審查，加強對限制權利要求的各項條款的使用，特別是對專利法第26條第4款的使用。對權利要求為功能性限定以及保護范圍過寬的申請應嚴格審查，還要注意辨析是否能得到說明書的支持以及說明書中的相關內(nèi)容是否符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

　　加強對專利法第5條的審查。對涉嫌違反法律、社會公德或者妨害公共利益的低質(zhì)量申請要從嚴把握，尤其是對涉及性用品的申請，應嚴格醫(yī)療目的的判斷原則。

　　相同發(fā)明創(chuàng)造A9.1(區(qū)別特征已經(jīng)被隱含公開;區(qū)別特征為慣用技術手段、只是專利名稱等處不同;描述角度不同，但實現(xiàn)技術效果的相應技術手段相同)

　　實用性A22.4(具有積極效果，適應社會需要;技術方案背離現(xiàn)有技術，不必要的復雜方案解決簡單問題;要解決的技術問題不存在，脫離社會需要，不滿足行業(yè)強制規(guī)定)

　　5.低質(zhì)量專利申請的處理

　　對低質(zhì)量申請的處理要注重高效率，盡量選擇簡明易行的處理方式，力爭盡快結案，盡量避免出現(xiàn)復雜的處理結果。

　　1.如果對一件低質(zhì)量申請可以使用多項法律條款進行處理，應優(yōu)先選用簡明且便于快速駁回的條款，如專利法第2條第3款、專利法第5條、專利法第26條第3款、專利法第26條第4款等;對明顯涉嫌低質(zhì)量申請的案件，如果各項實質(zhì)性駁回條款都不適用，可主動進行明顯新穎性檢索。

　　2.簡化審查通知書和駁回決定的撰寫。結合上述各種低質(zhì)量申請的審查方式，有針對性地編制各種對應的審查通知書模版;審查員在處理低質(zhì)量申請時直接套用對應的通知書模版，只填寫少量文字即可簡單快速地發(fā)出通知書。在多補駁回決定的撰寫中，案由部分僅寫明駁回所針對缺陷的審查過程即可，理由部分僅寫明最后針對的文本仍存在的缺陷即可。

　　3.盡量減少發(fā)通知次數(shù)。在發(fā)出審查通知書時盡量做到一次述盡，對修改后可能出現(xiàn)的超范圍、缺少必要技術特征等問題應盡量提前告知，爭取減少發(fā)通知次數(shù)，做到盡早駁回或視撤。

　　三、實用新型未來舉措

　　1.結合專利法第四次修改，修改專利法實施細則，增加對22條3款(實用新型具有實質(zhì)性特點和進步)創(chuàng)造性的審查。

　　2018年12月，全國人大對專利法第四次修改進行了第一次審議，專利法修改有望今年年內(nèi)完成。

　　細則44條：實用新型專利申請是否明顯屬于專利法第五條、第二十五條規(guī)定的情形，是否不符合專利法第十八條、第十九條第一款、第二十條第一款或者本細則第十六條至第十九條、第二十一條至第二十三條的規(guī)定，是否明顯不符合專利法第二條第三款、第二十二條第二款、第四款、第二十六條第三款、第四款、第三十一條第一款、第三十三條或者本細則第二十條、第四十三條第一款的規(guī)定，是否依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權。

　　更便于駁回低質(zhì)量拼湊專利;保留實用新型審查周期快，授權相對容易的特點。無效宣告程序中對實用新型專利審查的若干規(guī)定(對于實用新型專利而言，一般情況下可以引用一項或者兩項現(xiàn)有技術評價其創(chuàng)造性，對于由現(xiàn)有技術通過“簡單的疊加”而成的實用新型專利，可以根據(jù)情況引用多項現(xiàn)有技術評價其創(chuàng)造性)

　　2.上線新系統(tǒng)，打擊低質(zhì)量申請

　　形式缺陷智能審查，相似專利機檢推送，國內(nèi)外專利附圖檢索功能。附圖相似的專利重點關注。

　　3.同日申請專利政策調(diào)整

　　同日申請數(shù)量太多，客觀上增加了專利申請數(shù)量;一種方案，審查兩次，消耗了審查資源。

　　同日申請新型授權后，發(fā)明4年后再進入實質(zhì)審查，或者實用新型授權后增加一段時間猶豫期，決定是否需要轉(zhuǎn)換類型為發(fā)明。

　　4.審查措施